The dark side of the novum

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Case No. O2018_004 | Hearing of 3 September 2020

Some background of the subject-matter at stake can be found on this Blog here. In brief, Synova asserts EP 1 833 636 B1 » against Avonisys, while Avonisys counter-claims for nullity and seeks a declaration of non-infringement. Further bibliographic information about EP 636 B1 » can be found in the European Register and Swissreg.

Sometimes, the Supreme Court clarifies things once and for all. Sometimes, it doesn’t. The very recent decision 4A_583/2019 of 19 August 2020 (published on 28 August 2020) very likely is an example of the latter.

It became clear at the main hearing that the publication of 4A_583/2019 derailed the proceedings to some extent. From the official announcement of the hearing, we already knew that the plaintiff / patentee had partially waived the patent in suit after receipt of the judge-rapporteur’s expert opinion, i.e. well after the closure of the file (request of 19 June 2020, published 14 August 2020); see the corresponding CH/EP 1 833 636 H1.

The independent claims as amended read as follows (available in German only):

Claim 1

Verfahren zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der zur Führung einer in ihn eingekoppelte[n] Laserstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters geeignet ist der als Strahlleiter für eine Laserstrahlung (10) dient, wobei eine in ihn eingekoppelte Laserstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters geführt ist zwecks Bearbeitung eines Werkstücks (3), wobei der Flüssigkeitsstrahl (5) mit einer Flüssigkeitsdüse (1) erzeugt wird und wobei derFlüssigkeitsstrahl (5) mantelseitig mit einem Gasstrom (35) umgeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verlängerung des stabilen Bereichs der Strahllänge der Flüssigkeitsstrahl (5) durch eine, entfernt von der Flüssigkeitsdüse (1) angeordnete, den Gasstrom (35) formende Gasauslassdüse (23, 79) hindurchgeführt wird, wobei zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse (23, 79) ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist, wobei ein Gehäuse (7) mit einer umlaufenden Wandung (20, 24) als vertikal stehender Doppelkegel mit einander gegenüberliegenden Kegelspitzen ausgebildet ist, wobei in der einen oberen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse und in der gegenüberliegenden unteren Kegelspitze die Gasauslassdüse angeordnet ist, wobei das Beaufschlagungsgas in einen Hohlraum des Gehäuses derart eingebracht wird, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssigkeitsstrahl umhüllender Gasstrom das Gehäuse verlässt.

Claim 6

Vorrichtung zur Erzeugung eines Flüssigkeitsstrahls (5), der zur Führung einer in ihn eingekopelten[n] Laserstrahlung (10= in der Art eines Wellenleiters geeignet istder als Strahlleiter für eine Laserstrahlung (10) dient, wobei eine in ihn eingekoppelte Laserstrahlung (10) in der Art eines Wellenleiters geführt ist zwecks Bearbeitung eines Werkstücks (3), mit einer Flüssigkeitsdüse (1) zum Erzeugen des Flüssigkeitsstrahls (5) und mit Mitteln zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls (5) mit einem Gasstrom (35), dadurch gekennzeichnet, dass zur Verlängerung des stabilen Bereichs der Strahllänge die Mittel zum mantelseitigen Umgeben des Flüssigkeitsstrahls (5) mit einem Gasstrom (35) eine entfernt von der Flüssigkeitsdüse (1) angeordnete, den Gasstrom (35) formende Gasauslassdüse (23, 79) umfassen, durch welche der Flüssigkeitsstrahl (5) hindurchgeführt werden kann, wobei zwischen der Flüssigkeitsdüse und der Gasauslassdüse (23, 79) ein Zwischenraum mit einer trichterförmigen, nach unten zusammenlaufenden Wandung ausgebildet ist, wobei ein Gehäuse (7) mit einer umlaufenden, die Flüssigkeitsdüse aufnehmenden Wandung (20, 24) und mit wenigstens einem Gaseinlass (25a-d) für ein Beaufschlagungsgas vorgesehen ist, wobei der wenigstens eine Gaseinlass (25a-d) der Flüssigkeitsdüse (1) strömungsmässig nachgeordnet ist, und wobei das Gehäuse (7) als Doppelkegel ausgebildet ist, wobei in der einen Kegelspitze die Flüssigkeitsdüse (1) angeordnet ist, und die andere Kegelspitze die Gasauslassdüse (23) hat, wobei das Beaufschlagungsgas in eine m Hohlraum eines Gehäuses derart eingebracht wird, dass der eingebrachte Gasstrom den Flüssigkeitsstrahl nicht direkt trifft, sondern dass der gesamte Hohlraum mit dem Beaufschlagungsgas füllbar ist und dass das Beaufschlagungsgas als den Flüssigkeitsstrahl umhüllender Gasstrom das Gehäuse verlässt.

Thus, the complaint has to be dismissed as devoid of purpose, in view of 4A_583/2019, right?

Oh man, if it only was that easy …

The presiding judge had immediately informed the parties by e-mail of the Supreme Court’s judgment 4A_583/2019, and that the FPC tends towards a decision that the complaint is to be dismissed as devoid of purpose — provided that the defendant did not rely on the partial waiver as a novum.

It was bound to happen: This is exactly what the defendant did the very next day.

The dark side …

The main hearing dealt with only this procedural issue in first place. After deliberation, the presiding judge held that the plaintiff‘s submission of the partial waiver was impermissible, in view of 4A_583/2019. But this did not result in the case being devoid of purpose: The defendant‘s submission of the partial waiver was held to be admissible as a proper novum.

Now that the partial waiver is being considered in the proceedings, it will be highly interesting to see how this finally unfolds, i.e. what this means for the complaint (infringement) and the counterclaim (nullity; declaration of non-infringement).

We understood from the pleadings that the judge-rapporteur’s expert opinion was quite favorable for the defendant in that EP 636 B1 » was not infringed.

The parties did not settle; we are eagerly awaiting the judgment!

Reported by Tina VOCI and Martin WILMING

BIBLIOGRAPHY

Case No. O2018_004 | Hearing of 3 September 2020

Synova AG
./.
(1)
(2)
(3)
(4)
Avonisys AG
Stephan Mohren
Jens Gäbelein
Jeroen Hribar

Panel of Judges:

    • Dr. Andri HESS
    • Dr. Tobias BREMI
    • Lara DORIGO

Judge-rapporteur:

    • Dr. Tobias BREMI

Court Clerk:

    • Susanne ANDERHALDEN

Representative(s) of Plaintiff:

    • Dr. Michael RITSCHER (MLL)
    • Louisa GALBRAITH (MLL)
    • Werner ROSHARDT (K&P), assisting in patent matters
    • Stephan KESSLER (K&P), assisting in patent matters

Representative(s) of Defendants:

    • Dr. Ralph SCHLOSSER (KasserSchlosser)
    • Dr. Christoph ENGELBRECHT (Blum), assisting in patent matters
    • Dr. Regula RÜEDI (Blum), assisting in patent matters
    • Dr. Zacharias STELZER (Blum), assisting in patent matters

ANNOUNCEMENT

PATENT IN SUIT

As initially granted:

 

After the partial waiver:


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